東京高等裁判所 平成８年（行ケ）２１８号 判決
東京都台東区駒形２丁目５番４号
原告
株式会社バンダイ
代表者代表取締役
山科誠
訴訟代理人弁理士
高田修治
東京都台東区駒形１丁目１２番３号
被告
株式会社エポック社
代表者代表取締役
前田竹虎
訴訟代理人弁護士
内田実
同
椙山敬士
同
堀井敬一
同弁理士
羽村行弘
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
(1) 特許庁が平成７年審判第２３９７３号事件について平成８年８月２１日にした審決を取り消す。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
２ 被告
主文同旨
第２ 請求の原因
１ 特許庁における手続の経緯
被告は、名称を「カードゲーム玩具」とし、平成元年１２月２２日出願、平成７年８月２５日に設定登録された特許第１９６１７６１号発明（以下、「本件発明」という）の特許権者である。原告は、平成７年１１月１日本件発明について無効審判を請求し、平成７年審判第２３９７３号事件として審理された結果、平成８年８月２１日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は平成８年９月２日原告に送達された。
２ 本件発明の要旨
(1) 特許請求の範囲第１項記載の発明の要旨
必要なデータをバーコード表示したカードのバーコード読取手段と、該読取手段で読取った対戦データを記憶する記憶手段と、該記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段と、前記データに従ってカードを対戦させるときに攻撃側が押す攻撃キーと、該攻撃キーを押したときに守備側カードのダメージを計算する計算手段と、該計算手段で計算されたダメージと守備側カードのデータとで計算し生存を判定する生存判定手段と、該生存判定手段による判定結果を表示する勝敗表示手段とを備えたことを特徴とするカードゲーム玩具（別紙図面参照）
(2) 同第２項記載の発明の要旨
前記生存判定手段が、守備側カードを生存と判定したときに攻撃側と守備側を交代させる攻撃交代手段を備えている特許請求の範囲第１項記載のカードゲーム玩具
３ 審決の理由の要点（生存判定手段と勝敗表示手段との関係及び特許法３６条５項及び６項違反の点を除く）
(1) 本件発明の要旨は前項記載のとおりである。
(2) 原告は、本件は平成４年１２月１６日付けで提出された意見書に代えた手続補正書（以下、「本件補正書」という。）による補正（以下、「本件補正」という。）が要旨変更であるから、本件は本件補正書提出の日に出願されたものとみなされる。それ故、本件発明は、その本件補正書提出の日前に公開された同一出願人の平成３年特許出願公開第１９３０７４号公報（以下「引用例」という。）に開示された発明と同一又はこの発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条１項又は２項の規定に該当し、同法１２３条１項１号により無効とすべきである（申立理由１）旨主張している。
(3) そこで、上記申立理由につき検討する。
原告は、概の、(a)「対戦データのうち一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」という用法は、「対戦データに従って先攻判定を行う場合」だけでなく、「対戦データと関係なく先攻判定を行う場合」も含む概念である。しかるに、本件の願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」という。）及び図面（以下、当初明細書と合わせて「当初明細書等」という。）には、「対戦データに従って先攻判定を行う」場合のみが記載され、「対戦データと関係なく先攻判定を行う」場合については何ら記載されていないことから、上記(a)め点は、当初明細書に記載された事項の範囲から明らかに逸脱しており、当初明細書の要旨を変更するものである旨主張している。
しかしながら、上記(a)の点は、出願公告された明細書（以下、「公告明細書」という。）に「ゲームスタートによりマイクロコンピュータ（先攻判定手段）７が作動し、カードＡとカードＢのデータに従って対戦カードの先攻判定（ステップ５０１）を行う。この判定は例えば比較定数を比べて大きい方を先攻とする如くし、」（３頁左欄３０行ないし３５行の記載参照）と記載されていることから、「対戦データのうち」とは、「先攻」が対戦データに依拠しないで判定される場合は含まれないと解するのが相当である。したがって、公告明細書の「対戦データのうち」という構成と当初明細書の「対戦データに従って」という構成との間には、発明の詳細な説明の記載を参酌すれば実質的な相違が認められない。
上述の事柄から、本件発明は当初明細書に記載された事項の範囲内であって、本件補正が本件発明の要旨を変更するものに該当するものでないと判断される以上、本件発明は本件補正書の提出の日前に公開された同一出願人の引用例記載の発明と同一又はこの発明に基づいて容易に発明をすることができたものとすることができない。それ故、原告の上記主張は妥当なものとは認められない。
(4) 以上のとおり、上記申立理由１は正当なものとして採用することができない。
したがって、原告の主張する理由及び証拠方法によっては、本件発明を無効にすることはできない。
４ 審決の取消事由
審決の理由の要点(1)、(2)は認め、同(3)、(4)は争う。
審決は、本件補正が要旨変更にならないとした点で判断を誤っており、違法であるから、取り消されるべきである。
本件補正によって特許請求の範囲に、「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段と、」との部分が加えられた。このように、「記憶された対戦データのうち」と言った場合、「対戦データに依拠して先攻判定を行う場合」はもとより、「対戦データに依拠しないで先攻判定を行う場合」も含まれると解釈される余地がある。ところが、当初明細書の発明の詳細な説明には、「記憶手段で記憶された対戦データに従って、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」のみが記載され、また、特許請求の範囲においては、「そのデータに従ってカードを対戦させ」と記載されているに止まっており、当初明細書には、「対戦データに依拠しないで先攻判定を行う場合」は記載されていなかった。したがって、本件補正は要旨の変更である。
ところが、審決は、上記「記憶手段で記憶された対戦データのうち」の記載の意味を誤認し、「記憶手段で記憶された対戦データに従って」の意味に解釈したため、要旨変更についての判断を誤り、この誤った判断に基づいてされたものであって、違法であるから、取り消されるべきである。
第３ 請求の原因に対する認否及び被告の主張
１ 請求の原因１ないし３（特許庁における手続の経緯、本件発明の要旨、審決の理由の要点）は認め、同４は争う。
２ 「対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」の構文は「～のうち、一方を～側、他方を～側とする」というものであり、二つのものを区別し、それぞれにある別個の役割を与えるものであって、その内容は一義的に明確である。原告は、どのような方法により先攻判定を行うかという具体的判定方法を問題としているが、本件発明の本質上、具体的判定方法のいかんは全く問題にならない。
プレイヤーにターンのあるゲーム（以下「交互型ゲーム」という）においては、いずれが起動・先攻するかを決定する手段を必要とするのは、論理必然的である。先攻判定手段は、ジャンケン、コインのトスなど偶然性の強い方法がとられる。それは、１ゲームの勝敗は当該ゲームの本来的攻撃防禦方法によって決せられるべきものであり、先攻判定手段自体がゲームの勝敗に決定的影響を与えるものであってはならないからである。すなわち、先攻判定手段は、基本的に交互型ゲームにおける順番（ターン）を決めるというだけの意味しか有しない。ゲーム業界における当業者にとって、当該交互型ゲームの本来的攻撃防禦方法に先立ち、ターンを決めるだけの先攻判定手段が上記意義を有し、それ以上の技術的意義はないことは常識というべきものである。
本件補正によって、公告明細書の特許請求の範囲には、当初明細書のそれには含まれていなかった上記先攻判定手段が加えられているが、これは新規な技術方法を開示するものではない。先攻判定手段は、交互型ゲームの本質上要求される当然の事理であって、当業者には常識に属する事柄である。そして、当初明細書の特許請求の範囲には、本来的攻撃防御方法を明示したうえ、「攻撃側」「守備側カード」「カードゲーム玩具」と記載してあるから、特許請求の範囲にも先攻判定手段は十分開示されており、少なくとも、当初明細書の発明の詳細な説明欄に先攻判定手段の記載がある以上、本件補正は要旨の変更にならない。
第４ 証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。
理由
第１ 請求の原因１（特許庁における手続の経緯）、同２（本件発明の要旨）、同３（審決の理由の要点）は、当事者間に争いがない。
第２ 本件発明の概要
成立に争いのない甲第３号証（本件特許出願公告公報）によれば、公告明細書に記載された本件発明の概要は以下のとおりと認められる。
１ 技術的課題（目的）
本件発明はバーコードによりカードのもつデータを読取り、そのデータに従ってカードとカードを対戦させて勝敗判定を行うカードゲーム玩具に関するものである（１欄２０行ないし２３行）。
従来からカードに絵、文字、記号を記入し、そのカードに性格や強さを与え、そのデータに従ってカードとカードを見せ合って対戦させて勝敗を決する遊びがある（２欄１行ないし４行）。
しかしながら、上記遊びはジャンケンと同じようにカードを出し合い、カードに記入の絵文字などを子ども達が自分で読取り、本などに照らして性格や強さを判定して勝敗を決するため、判定に時間が掛かるから攻撃防御のテンポが遅くなり、ゲームに緊迫感がない。しかも、カードの出し方の戦術性も少ないため、遊びの面白さにも欠けていた。この発明は上記の点に鑑み、攻撃防御のテンポに合わせて判定が早く出るために緊迫感があり、戦略性や判定の公平性があるカードゲーム玩具を提供することを目的としている（２欄９行ないし２０行）。
２ 構成
上記課題を解決するために、本件発明は、その特許請求の範囲（本件発明の要旨）記載の構成を採用したものである（２欄２１行ないし３欄１４行）。
３ 効果
カードとカードの攻撃防御の判定がテンポがよく、迅速、的確に出されるために、対戦に緊迫感があり、しかも戦術性や判定の公平性があるなどの優れた効果を奏するものである（７欄１２行ないし１５行）。
第３ 審決の取消事由について判断する。
１ 前掲甲第３号証及びいずれも成立に争いのない甲第２号証（当初明細書等）、第６号証（本件補正書）並びに弁論の全趣旨によれば、当初明細書には、特許請求の範囲に「必要なデータをバーコード表示したカードのバーコード読取手段と、そのデータに従ってカードを対戦させ、攻撃側が攻撃キーを押したときに守備側カードのダメージの計算と生存を判定する生存判定手段と、勝敗表示手段とを備えたことを特徴とするカードゲーム玩具」と記載されていたところ、本件特許出願公告決定の謄本送達前に、本件補正によって、本件特許請求の範囲に「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」を備えるという要件が加入補正され、公告明細書の特許請求の範囲（本件発明の要旨）の記載となったこと、並びに、当初明細書等には、発明の詳細な説明欄に、前記第２の１及び３記載の技術的課題（目的）及び効果が記載され、先攻判定手段に関しては、一実施例に基づく説明として「データに従って対戦カードの先攻を判定する先攻判定手段」（６頁１行ないし２行）、「ゲームスタートによりマイクロコンピュータ（先攻判定手段）７が作動し、カードＡとカードＢのデータに従って対戦カードの先攻判定（ステップ５０１）を行う。この判定は例えば比較定数を比べて大きい方を先攻とする如くし、その結果は・・・表示される」（８頁１１行ないし１８行）と記載されていたところ、これらの部分については補正の対象とされず、公告明細書にもそのまま記載されたことが認められる。
２ 原告は、本件補正により、特許請求の範囲に「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」を備えるという要件が加入補正されたことが、要旨変更に該当する旨主張する。
ところで、本件補正は、本件特許出願公告決定の謄本送達前の補正であるから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであれば、明細書の要旨変更にはならない（平成５年法律第２６号による改正前の特許法４１条）ところ、当初明細書等に記載した事項の範囲内には、出願時において、当業者が当初明細書等の記載からみて自明な事項も含まれると解すべきである。
３ そこで、まず、当初明細書等に記載した事項の範囲を検討することとする。
(1) 本件発明が、バーコードによりカードのもつデータを読取り、そのデータに従ってカードとカードを対戦させて勝敗判定を行うカードゲーム玩具に関するものであることは、前記第２の１認定のとおりであるところ、当初明細書の特許請求の範囲には、「攻撃側が攻撃キーを押したときに守備側カードのダメージの計算と生存を判定する」との記載が存すること前記第３の１認定のとおりであるから、当初明細書の特許請求の範囲には、カードとカードが対戦するに当たり、攻撃側カードと守備側カードの区別が存在することが記載されていたということができる。
(2) ところで、プレイヤーに攻撃側と守備側、あるいは先攻側と後攻側というような役割の区別のあるゲームにおいては、いずれのプレーヤーがどの役割をするかを判定する必要があること、及びこの判定がゲームの勝敗に決定的影響を与えたり、この判定によってゲームの勝者が判明することがあってはならないことは自明の事項である。この判定手段として、例えばジャンケン、サイコロの目、電子的ランダム決定手段などの偶然による方法、あるいはビジターチームが先攻しホームグラウンドのチームは後攻となる等本来の攻撃防御とは直接関係のないプレーヤーの属性に従って判定する方法が通常採用されていることは一般に広く知られた事実であるが、このような判定手段も、この判定がゲームの勝敗に決定的影響を与えたり、この判定によってゲームの勝者が判明することがないようにするという意義を有するものと認められる。
そして、当初明細書等においても、攻撃側カードと守備側カードが存在することは前記第３の３の(1)認定のとおりであり、攻撃側と守備側の区別が判定されていなければ生存判定手段において守備側カードのダメージの計算と生存を判定できないのであるから、他の役割の区別のあるゲームと同様、何らかの方法により攻撃側カードと守備側カードを判定する手段を備えていることは、本出願時において、当業者にとって、当初明細書等の記載からみて自明の事項であったというべきである。
(3) そうすると、上記攻撃側カードと守備側カードの判定手段のうち、いかなる具体的方法によるものが自明の事項といえるかが問題となるが、この点は、当業者にとって自明か否かが判断されるべきであるから、当初明細書等に特別な攻撃側・守備側の判定手段が記載され、その手段が格別の技術的意義を有している等の特段の事情がない限り、具体的方法としては攻撃側・守備側判定手段として周知慣用の方法によることが自明の事項であるというべきである。
そこで、当初明細書等に記載された攻撃側・守備側判定手段である先攻判定手段の構成をみると、一実施例に基づく説明として、「データに従って」先攻を判定すること、例えば比較定数を比べて大きい方を先攻とすることが記載されていること前記第３の１認定のとおりであるが、前掲甲第２号証によれば、この先攻判定手段を採用した技術的意義については、「上記判定において「Ｐ１側先攻」となったときは、Ｐ１側の者は攻撃キー５ａをＯＮする」（８頁１９行ないし２０行）とあるのみであり、発明の効果欄を含め、他には全く記載がない。
上記事実によれば、上記一実施例に基づく説明中の「データに従って」先攻を判定すること、例えば比較定数を比べて大きい方を先攻とすることは、いずれが先攻かを判定する手段の一つの例を開示するにすぎず、先攻を判定するということ以上に、特別の攻撃側・守備側判定手段であるとも、格別の技術的意義があるとも認め難いというほかない。
したがって、他に特段の事情もない本件においては、当初明細書等に記載の攻撃側・守備側判定手段は、攻撃側と防御側の存在するゲーム玩具に必須の要件ではあるものの、その存在自体をもって技術的意義とするものであって、カードのデータに従って先攻を判定する方法に限らず、カードのデータに依拠しない方法であっても、周知慣用の攻撃側・守備側判定手段であればそれをも含んでいたものと認められる。
４ 次いで、本件発明の「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」の技術内容について検討する。
本件発明において、先攻判定手段についての特許請求の範囲の記載は、「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」というものであることは前記第２の２認定のとおりであるが、上記の「対戦データのうち」なる文言自体ではその技術的意義は一義的に明らかではなく、これを「対戦データに従って」の意味であると限定的に解することもできない。そこで、発明の詳細な説明を参酌すると、先攻判定手段については、一実施例に基づく説明として当初明細書に記載されていた「データに従って対戦カードの先攻を判定する先攻判定手段」、「ゲームスタートによりマイクロコンピュータ（先攻判定手段）７が作動し、カードＡとカードＢのデータに従って対戦カードの先攻判定（ステップ５０１）を行う。この判定は例えば比較定数を比べて大きい方を先攻とする如くし、その結果は・・・表示される」との記載がそのまま公告明細書に引き継がれ、この点については全く補正されていないことは、前記第３の１認定のとおりである。
そうであれば、本件補正による「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」の要件とは、当初明細書の先攻判定手段の技術事項をそのまま引き継いだものであり、〈１〉記憶手段で記憶されたデータに従って攻撃側・守備側を判定するという構成と、〈２〉該データに依拠しない方法であっても周知慣用の攻撃側・守備側判定手段であればそれも含む構成であって、〈１〉及び〈２〉以外のものではないことは明らかである。
したがって、当該構成は当初明細書等に記載されていた事項というべきであるから、本件補正により「対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」を補正したことは要旨変更ではないというべきである。
上記の点について、審決が「『対戦データのうち』とは、『先攻』が対戦データに依拠しないで判定された場合は含まれないと解するのが相当である」と判断したことは正確性を欠くが、この構成について公告明細書と当初明細書との間に「実質的な相違が認められない」ことを理由に本件補正をもって要旨変更に当たらないとした審決の判断の結論に誤りはない。
５ 以上のとおり、本件補正が本件発明の要旨を変更するものではない以上、引用例は本出願後に公開されたものというべきであるから、本件発明につき、引用例記載の発明との関係で特許法２９条１項、２項の規定に該当しないとした審決の結論に原告主張の違法はない。
第４ 結論
よって、原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法８９条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 持本健司 裁判官 山田知司）
別紙図面
〈省略〉
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